Registrare un marchio – il branding come leva di business

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Registrare un marchio – il branding come leva di business

 

Cos’è definibile come marchio? L’Art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) cita:

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.”

In sintesi, un marchio è un segno usato per distinguere i propri prodotti o servizi da quelli della concorrenza. Esso rappresenta uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda e, per questo, viene percepito dalla clientela come garanzia di qualità ed affidabilità. Per questo suo importante valore intrinseco, quindi, il marchio è una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare.

In base agli elementi che lo compongono si possono individuare tre categorie di marchio:

  • il marchio denominativo, che è costituito solo da parole;
  • il marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia;
  • il marchio misto o complesso, effetto della combinazione di parole e figure.

 

Affinché un marchio possa essere definito come tale, è necessario che soddisfi tre requisiti, ovvero:

  • Novità: non devono esistere sul mercato prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. Qualora però un marchio sia decaduto per non uso da oltre cinque anni o se il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se si tratta di marchio collettivo), il requisito di novità è comunque valido;
  • Capacità distintiva: indica la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri.
    Non possono essere oggetto di registrazione i segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;
  • Liceità: indica la conformità all’ordine pubblico e al buon costume.

 

Un marchio svolge due funzioni principali: innanzitutto consente alle imprese di differenziarsi e differenziare di conseguenza i propri prodotti da quelli della concorrenza, contribuendo così all’affermazione dell’immagine e della reputazione dei prodotti agli occhi del consumatore; in secondo luogo permette ai consumatori di identificare chiaramente il prodotto di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici forniti da imprese concorrenti.

Un marchio scelto e costruito con cura ha un considerevole valore commerciale per la maggior parte delle imprese. Per alcune di esse, il marchio può addirittura costituire il bene di maggior valore. L’essere titolare di un marchio che gode di una buona reputazione presso il consumatore attribuisce ad un’impresa un notevole vantaggio rispetto ai concorrenti.

Perché un’azienda dovrebbe registrare un marchio? Per proteggere un asset: un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di impedire l’utilizzo, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile (e, dunque, idoneo a confondere i consumatori) nella commercializzazione di prodotti identici o simili a quelli della vostra impresa. I marchi, in sintesi, consentono alle imprese di differenziare i propri prodotti da quelli (magari simili) della concorrenza, permettendo quindi al consumatore di distinguerli, facilitando quindi, attraverso il riconoscimento del marchio, la fidelizzazione al brand. È infatti importante tenere in considerazione la capacità del marchio di servire da strumento di marketing, poiché funge da base su cui costruire l’immagine e la reputazione dell’impresa. Come già detto, un marchio scelto e creato con cura ha comunque, di per sé, un valore commerciale. La proprietà industriale del marchio non ricopre infatti solo una funzione difensiva, ma può essere monetizzata, cioè trasformata secondo un approccio business oriented: concessioni di licenze, contratti d’esclusiva, merchandising e sponsorizzazione.  La scelta di registrare un marchio ha infatti anche vantaggi che possiamo definire “accessori”: possono essere infatti concessi in licenza e, quindi, costituire una fonte di reddito addizionale (royalties) e rappresentano una componente fondamentale dei contratti di franchising. L’aver registrato un marchio stimola l’impresa a investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti e possono infine facilitare l’ottenimento di finanziamenti.

La registrazione di un marchio può avvenire su tre livelli: nazionale, comunitario o internazionale. A titolo indicativo, segnaliamo che in Italia, nel 2008, sono state depositate:

– N° 53.529 domande di registrazione di marchio nazionale;

– N° 7.215 domande di registrazione di marchio comunitario (l’Italia è al 4° posto come numero di domande depositate dopo Germania, Stati Uniti d’America e Gran Bretagna);

– N° 2.763 domande di registrazione di marchio internazionale (l’Italia è al 6° posto come numero di domande depositate dopo Germania, Francia, Stati Uniti d’America, Comunità Europea e Svizzera).

 

La protezione di un marchio può essere ottenuta attraverso la registrazione o anche solo attraverso l’uso. Tuttavia si consiglia di registrare il marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), sia direttamente presso la sede dell’Ufficio a Roma, sia presso una delle Camere di Commercio esistenti in ogni provincia del territorio italiano.

L’intervento di un mandatario, anche se non obbligatorio, è sempre molto utile durante le procedure di registrazione, poiché è in grado di verificare ed analizzare con professionalità, attraverso una c.d. ricerca di anteriorità, la disponibilità all’uso e/o alla registrazione del segno di vostro interesse. Tale ricerca segnala, infatti, l’esistenza di segni distintivi identici e/o simili protetti come marchio/insegna/denominazione sociale, ecc., sul territorio.

Come spiegato in precedenza, perché un marchio possa essere sottoposto a registrazione, deve necessariamente soddisfare dei requisiti. Esistono quindi, di conseguenza, categorie di segni che, difettando di uno o più di questi requisiti, danno luogo a c.d. “impedimenti assoluti” alla registrazione del marchio. Questo avviene, ad esempio, quando contengono:

  • Termini generici: segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (es. SEDIE);
  • Termini descrittivi: segni costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive (es. DOLCE come marchio per cioccolata). Allo stesso modo è probabile che termini qualitativi o elogiativi come RAPIDO, MIGLIORE, CLASSICO o INNOVATIVO diano luogo a simili obiezioni, a meno che non siano parte di un marchio complesso o composto avente carattere distintivo;
  • Marchi decettivi: segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.

L’UIBM effettua un controllo sugli impedimenti assoluti alla registrazione, ma non controlla i c.d. impedimenti relativi alla registrazione, vale a dire i possibili conflitti con segni distintivi anteriori identici o simili a quello depositato. Si consiglia comunque di effettuare una ricerca di anteriorità, da affidare ad un mandatario abilitato.

Per ricapitolare, quando si ricerca un segno o un simbolo da utilizzare come marchio, è bene seguire questi cinque semplici consigli:

  1. assicurarsi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge;
  2. effettuare una ricerca d’anteriorità per assicurarsi che non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati;
  3. assicurarsi che il marchio sia facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione su tutti i tipi di media;
  4. assicurarsi che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa né nella propria lingua né nelle lingue dei potenziali mercati di esportazione;
  5. controllare che il corrispondente nome di dominio (o indirizzo Internet) sia ancora libero.

 

Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni, rappresentabili graficamente, idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui: parole (compresi i nomi di persona), disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche. A sua volta, i marchi formati da parole possono dividersi in:

  • Marchi con parole inventate o di fantasia: parole che non hanno nessun significato intrinseco o reale. Sono facilmente registrabili perché considerate intrinsecamente distintive;
  • Marchi arbitrari: si tratta di parole il cui significato non ha nessuna correlazione con il prodotto. Anch’essi relativamente facili da registrare, questi tipi di marchi possono però richiedere grossi investimenti pubblicitari. Esempio: Il marchio ELEFANTE per la vendita di telefoni cellulari;
  • Marchi suggestivi: si tratta di marchi che alludono ad una o più caratteristiche del prodotto. Il loro vantaggio è che agiscono come una forma di pubblicità. In alcuni Paesi, però, rischiano di essere considerati troppo descrittivi del prodotto e, dunque, non registrabili. Esempio: il marchio SOLARE potrebbe essere adatto alla vendita di piastre elettriche nella misura in cui il consumatore lo potrà associare al calore e al riscaldamento della casa.

Passiamo ora ad alcune indicazioni di carattere più pratico. Chi può effettuare la registrazione di un marchio? L’Art. 19 del CPI precisa che “può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”. Si può trattare quindi sia di una persona fisica, sia di una persona giuridica.

La domanda di registrazione per marchio d’impresa deve essere redatta su apposito modulo C e:

  • depositata presso una Camera di Commercio, oppure
  • inviata per posta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Divisione XIII – Via Molise 19 – 00187 ROMA, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
  • in via telematica (in tal caso il deposito può essere eseguito esclusivamente da chi preventivamente si è registrato mediante collegamento al sito web: telemaco.infocamere.it)

 

La domanda deve contenere:

  • Modulo C: n. 1 originale e n. 4 copie;
  • Attestazione di versamento all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara da effettuarsi su c/c n. 82618000 per gli importi relativi alle tasse (primo deposito: € 101,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe; € 34,00 per ogni classe
  • aggiunta);
  • Ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito (€ 40,00 oppure € 43,00, più marca da bollo di €14,62);
  • Lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale (eventuale);
  • Documento di priorità (eventuale);
  • Atto di delega (eventuale).

 

A questo punto avviene l’esame della domanda di registrazione che consiste di tre fasi:

1) esame della ricevibilità: l’Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall’art. 148 CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi);

2) esame formale: l’Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto dall’art. 156 del CPI (contenuto della domanda);

3) esame tecnico: svolto ai sensi dell’art. 170 CPI al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione. Affinché un marchio possa essere registrato, infatti, è necessario che possegga determinati requisiti, tra i quali:

– sia rappresentabile graficamente;

– abbia capacità distintiva;

– non sia decettivo;

– non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. (vedi artt.7,8,9,10,12, comma 1, lett.a,13, comma 1 e 14, comma 1, lett.a) e lett.b) del C.P.I.)

Dopo essere stata esaminata dall’UIBM, la domanda di registrazione sarà messa immediatamente a disposizione del pubblico e pubblicata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi, in conformità all’art.187 C.P.I. Tale bollettino sarà pubblicato dall’UIBM con cadenza almeno mensile. Verificato che non esistono impedimenti, il marchio viene  infine registrato, e l’Ufficio emette un certificato di registrazione.

La registrazione ha durata decennale a decorrere dalla data di deposito della domanda (primo deposito) ed è rinnovabile all’infinito, mediante singoli rinnovi decennali. Il rinnovo deve essere effettuato entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successi al mese di scadenza (in questo caso si applica una tassa per ritardato pagamento di €34,00).  Le tasse di rinnovo ammontano a € 67,00 per una classe e a € 34,00 per ogni classe aggiunta.

Ma quanto costa registrare un marchio? Bisogna innanzitutto separare i costi legati alla tutela del marchio e i costi effettivi di registrazione. I costi di tutela sono i costi derivanti dall’ affidamento dello studio del marchio (logo, parole ecc…) ad una società specializzata, quelli destinati alla ricerca di anteriorità e i costi eventualmente derivanti dall’affidamento dell’iter di registrazione ad un consulente.

I costi inerenti alla procedura di registrazione varierà in funzione del numero di Paesi o delle categorie di prodotti (classi) per i quali il maschio verrà registrato.

Infatti, Il costo di registrazione di un marchio (primo deposito) dipende dal numero di classi individuate ed è composto dalle seguenti voci di spesa:

  1. Versamenti / tasse concessione governativa;
  2. Diritti di segreteria;
  3. Deposito postale (da versare solo se il deposito è effettuato tramite R/R all’UIBM);
  4. Lettera d’incarico;
  5. Tasse;
  6. Tariffe/per il rilascio delle copie brevettuali;
  7. Istruzioni per la richiesta di copia autentica.

 

Al momento di presentare una domanda di registrazione, vi verrà richiesto di indicare i prodotti e/o i servizi per i quali desiderate ottenere la registrazione del vostro marchio e di raggrupparli in classi. È fondamentale registrare il marchio in tutte le classi rispetto alle quali lo si sta utilizzando, o lo si intende utilizzare. Il sistema di classificazione utilizzato in Italia è il cosiddetto Sistema Internazionale di Classificazione dei Marchi (o sistema di Nizza per la classificazione dei marchi). Dal 1 gennaio 2017 è entrata in vigore l’11° edizione della Classificazione di Nizza. Ogni Paese membro dell’Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la relativa classificazione, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario. L’utilizzo della classificazione di Nizza è obbligatorio anche per la registrazione internazionale dei marchi. Sono 84 ad oggi i paesi che hanno sottoscritto l’Accordo, mentre ulteriori 66 paesi e 4 Organizzazioni ne fanno uso.

La durata della protezione del marchio è di 10 anni dalla data del deposito e la registrazione può essere rinnovata a tempo indeterminato (per periodi di 10 anni consecutivi), attraverso il pagamento di una tassa di rinnovo.

Come accennato in precedenza, la registrazione del marchio può avvenire sia a livello nazionale che internazionale. Ricordiamo che I diritti derivanti dalla registrazione del marchio in Italia sono validi solamente sul territorio italiano. Se si esportano i prodotti nazionali o se si intende farlo in futuro, sarà nell’interesse dell’azienda registrare il marchio in tutti i Paesi di esportazione.

La registrazione di un marchio a livello internazionale può avvenire secondo tre modalità, in base a quali siano i progetti commerciali e di vendita dell’azienda;

  • Singole registrazioni nazionali;
  • Registrazione di un marchio a livello comunitario;
  • Registrazione internazionale.

 

La procedura di registrazione è piuttosto simile in tutte e tre le ipotesi; nel caso di singole registrazioni nazionali si presenterà la domanda di registrazione all’ufficio nazionale marchi di tutti i Paesi in cui si vuole ottenere la protezione; nel caso della registrazione di marchio comunitario (valido su tutto il territorio dell’Unione Europea), basterà presentare la domanda di registrazione presso l’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno) con sede ad Alicante (Spagna) – oami.europa.eu.

Il marchio dell’Unione europea deve rispondere a determinati requisiti quali la novità, la capacità distintiva, la liceità ecc. che dovranno risultare tali in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in tutte le relative lingue ufficiali. Il sistema prevede un iter di registrazione semplificato, che consiste in:

  • un’unica domanda;
  • un’unica lingua procedurale;
  • un unico centro amministrativo;
  • un unico fascicolo da gestire;
  • un’unica tassa da pagare.

 

Sulla base di una domanda di marchio nazionale è possibile effettuare una registrazione a livello internazionale: attraverso una procedura unica di registrazione amministrata dall’O.M.P.I. è possibile registrare lo stesso marchio nei paesi aderenti all’Unione di Madrid. Questa procedura unificata offre comprensibilmente una serie di vantaggi, poiché il titolare di un marchio può ottenerne la registrazione in tutti i Paesi che appartengono al sistema attraverso un’unica domanda internazionale, in un’unica lingua, attraverso il pagamento di un’unica serie di tasse e in base ad un’unica serie di scadenze.

 

Nuove sfide

Le informazioni date finora si riferiscono a diritti legati alla territorialità del marchio: i marchi infatti sono protetti solamente nel paese o nella regione in cui sono stati registrati. Lo sviluppo della rete Internet e il suo crescente utilizzo anche per fini commerciali ha fatto sorgere una serie di problemi giuridici riguardo la protezione del marchio, considerato che la sfera di influenza del web si estende su scala globale. La legislazione in questo campo è ancora in evoluzione e le soluzioni adottate sono spesso diverse da Paese a Paese.

Riferimenti

EUIPO: European Union Intellectual Property Office website: www.euipo.europa.eu

WIPO: World Intellectual Property Organization: http://www.wipo.int/madrid/en

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: http://www.uibm.gov.it

Camera di Commercio di Modena: http://www.mo.camcom.it/tutela-del-mercato/brevetti-e-marchi/marchio-dimpresa

2017-06-23T14:44:53+00:00 23 giugno 2017|